Presentare un’opposizione · Italia

L'opposizione a un marchio è un modo per contestare la domanda di registrazione di un altro soggetto dinanzi all'ufficio competente. Il primo passo consiste nell'individuare la domanda che si desidera contestare e il diritto anteriore su cui si intende fare affidamento. L'ufficio, la data di pubblicazione e il territorio determinano le norme applicabili. Una segnalazione relativa a un nome simile è utile, ma non costituisce di per sé un'opposizione.

Trova la pubblicazione e la scadenza

Aprite la documentazione ufficiale relativa al marchio successivo. Annotate il numero, il titolare, il territorio, la data di pubblicazione e i prodotti o servizi che copre. Non calcolate il termine di prescrizione dalla data di ricezione dell'e-mail o dal giorno in cui avete visto per la prima volta il prodotto in un negozio. La pubblicazione o la comunicazione dell'ufficio competente è il punto di partenza per verificare la procedura.

Una domanda nazionale, una domanda Benelux e una domanda UE possono richiedere procedure diverse. Se la notifica proviene dall'EUIPO, segui la procedura di opposizione UE. Se proviene da un altro ufficio, verifica le sue norme prima di fare affidamento su una scadenza che ricordi da un caso precedente.

Confronta i due diritti

Identifica il marchio più antico e verifica la proprietà, le date, lo stato e l'effetto territoriale. Quindi confronta l'aspetto e il suono dei segni, il loro significato e quali clienti incontrano. La specificazione di ciascun marchio è più importante dei numeri di classe presi singolarmente.

Ad esempio, un nome simile per prodotti strettamente correlati può giustificare un esame immediato, anche se il richiedente utilizza un logo diverso. Una parola descrittiva condivisa o un numero di classe da solo possono essere meno informativi. È opportuno valutare quali beni o servizi creano un problema commerciale, anziché contestare tutto automaticamente.

Preparazione delle prove per un'opposizione a un marchio registrato

• Una copia della pubblicazione successiva e i relativi beni o servizi.
• Dettagli del diritto precedente, inclusi il titolare attuale e lo stato attuale.
• Esempi che mostrano come è stato utilizzato il marchio precedente, se pertinenti.
• Una breve spiegazione della sovrapposizione e del risultato che si desidera ottenere.

Conserva date, fatture, imballaggi e materiale pubblicitario organizzati per territorio e prodotto. Se ti affidi a una licenza, una cessione o alla reputazione, individua i motivi della loro rilevanza e raccogli la documentazione a supporto. L'ufficio competente potrebbe richiedere prove specifiche o traduzioni.

Una lista più ristretta di prodotti potrebbe risolvere la controversia sul marchio?

A volte, una limitazione delle specifiche successive o un accordo risolvono il vero conflitto. Discutete se ciò consentirebbe di raggiungere il vostro obiettivo e come un eventuale accordo verrebbe formalizzato. Le negoziazioni non sospendono automaticamente una scadenza ufficiale. Verificate autonomamente la tempistica mentre sono in corso le trattative.

Scrivi il risultato di cui hai effettivamente bisogno

Un'azienda potrebbe richiedere a un concorrente di rimuovere un servizio sovrapposto da una domanda di registrazione, pur non avendo obiezioni riguardo al resto della sua gamma di prodotti. Un'altra azienda, invece, potrebbe opporsi alla presenza del marchio sull'intera gamma di prodotti. Annotare tale distinzione prima di presentare la domanda aiuta il consulente a focalizzare le motivazioni e a valutare le possibili condizioni di accordo.

È inoltre importante distinguere ciò che è registrato da ciò che effettivamente accade sul mercato. Se il richiedente successivo ha già lanciato un prodotto, è bene conservare esempi e date di tale utilizzo. Tali informazioni potrebbero sollevare questioni che vanno oltre l'opposizione. È opportuno conservarle nel fascicolo, senza tuttavia presumere che una decisione amministrativa risolva ogni controversia.

Possibili esiti di un'opposizione a un marchio registrato

A seconda della legge applicabile e delle circostanze, un ufficio può respingere l'opposizione o rifiutare la successiva domanda, in tutto o in parte. Un'opposizione riguarda la registrazione; normalmente non prevede il risarcimento dei danni per l'utilizzo sul mercato. Prima di dare istruzioni, è opportuno valutare l'entità del preventivo e qualsiasi lavoro aggiuntivo necessario per la raccolta di prove, le negoziazioni o i procedimenti successivi.